浅谈“定牌加工”认定标准的共性在国际贸易中的一点启示

作者：李斌  福建合众天成律师事务所

一、 “定牌加工”相关法规

（一）《商标法》（2001年修正）和《商标法实施条例》

《商标法》及其《实施条例》对商标的注册、使用、保护和管理作了专门和全面的规定，是商标领域的基本法律和法规。定牌加工中的商标使用行为应当遵守《商标法》及其《实施条例》的规定，否则应当承担相应的法律责任。

关于商标侵权行为的规定，《商标法》第五十二条和《商标法实施条例》第五十条。未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为；销售侵犯注册商标专用权的商品的行为；伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的行为；未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为；在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的行为；故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的行为，均属于侵犯商标权的行为。  

（二）《印刷业管理条例》和《商标印制管理办法》（2004年总局第15号令）

《印刷业管理条例》第二十四条和第三十九条，《商标印制管理办法》第三条至第十条对商标印制活动中的承印验证制度、承印登记制度、印刷档案管理制度、残次标识销毁制度作了明确规定。

定牌加工中涉及商标印制的，应当遵守有关规定。如商标印制单位接受商标印制委托人印制注册商标，应当验证营业执照副本（或者合法的营业证明或者身份证明）、《商标注册证》（或者由注册人所在地县级工商局签章的《商标注册证》复印件），并核查委托人提供的注册商标图样；接受注册商标被许可使用人委托印制注册商标标识的，还应当验证注册商标使用许可合同。商标印制档案及商标标识出入库台账应当存档备查，存查期为两年。

（三）《知识产权海关保护条例》（2003年国务院395号令）

根据该条例的规定，定牌加工的商标涉嫌侵权的，注册商标权利人可以向货物进出境海关提出扣留申请，海关发现进出口货物有侵犯注册商标专用权嫌疑的，将立即书面通知商标权人依法处理。从该条例有关规定来看，只要出口的商品符合商标侵权的有关要件，即使其在货物的进口国享有商标权利也依法构成侵权。

（四）《关于对外贸易中商标管理的规定》有关规定

1995年7月13日，原对外贸易经济合作部、国家工商局联合发布《关于对外贸易中商标管理的规定》，其中第十条规定：“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似，其商品的包装、装潢也不得与他人已在我国使用的包装、装潢相同或者近似。”

（五）北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中有关承揽加工性质的司法意见

2006年3月7日，北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号，以下简称“68号文解答”）第21条“承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权”中规定：“承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。”这一解释为承揽人设定了审查是否侵权的注意义务，违反义务的承担共同侵权责任，同时规定了承揽人免责的条件。

二、“定牌加工”的定义、性质、主要表现形式

近年来，以“定牌加工”为主的加工贸易一直占据着中国对外贸易的“半壁江山”。同时，由“定牌加工”引发的商标侵权案件也在逐年增多。在2015年最高院的“PRETUL”商标侵权指导案例裁判公布前，各地法院和行政执法机关审理该类型的商标侵权案没有一个相对统一的标准。同案不同判，异案同判的现象比比皆是。产生“定牌加工”的商标侵权案件主要来源于海关在日常查验过程中发现出口商出口的产品上贴附了国内商标权利人的商标，并且该商标已在海关总署知识产权处进行备案。各地的海关在查验过程中，可以在备案的系统里查到备案的“商标”情形。所以，一旦出口商生产的商品标注的商标与备案的商标相同或近似的话，海关依据《知识产权海关保护条例》（2003年国务院395号令）的规写，立即启动知识产权海关保护程序，查扣涉嫌侵权的货物，同时通知权利人缴纳保证金，协助扣押货物。

1、定牌加工定义、性质

那么何谓为“定牌加工”呢，在日常的出口国际贸易中哪些属于“定牌加工”的情形，哪些属于非“定牌加工”的商标侵权行为。

根据沈志先主编的《知识产权审判精要》记载：“所谓定牌加工，是指在来料加工、来样加工和来件装配业务中，由境外委托方提供商标，境内的受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给委托方，受托方不负责对外销售的生产组织方式”。

故，定牌加工具有以下法律特征：第一、商标权属于定作方，加工方不享有贴牌产品的商标权利；第二、定作方与加工方之间的贴牌生产行为应符合加工承揽的法律特征；第三、定作方对用于贴牌的商标享有商标权；第四、加工的贴牌产品应返还定作方或定作方指定的途径；第五、应在产品上依法表明定作方的名称、地址及产品产地。

如果满足上述几种法律特征，就符合2015年最高院再审并裁判了“PRETUL”贴牌加工商标侵权案的裁判要旨。

2、涉及“定牌加工”商标侵权的几种表现形式

目前在海关案件中，涉及“定牌加工”的商标侵权主要表现为以下几种情形：

（1）国内加工企业在定牌加工合同规定的数量、范围之外，自行生产加工带有国外委托企业注册商标的商品并进行销售。有的时候，委托方一方面不但继续要求贴牌生产企业生产贴牌产品自行销售，同时又委托贴牌生产企业销售贴牌产品，双方另行签订委托销售合同。在委托方允许贴牌生产企业销售贴牌产品时，双方又形成了新的生产和销售的关系，贴牌生产企业应当在许可的范围和销售数量内进行，否则不但构成违约，还会构成商标侵权。如果没有经过许可擅自销售贴牌产品，则构成了商标侵权。

（2）国外企业在没有取得注册商标专用权的情况下，委托国内企业定牌生产加工侵权产品，侵犯其他商标注册人的注册商标专用权。在这种情况下，贴牌加工的企业如果缺乏自我保护意识，未作到合理审查义务，没有要求委托方提供商标所有权证书或商标使用权相关证明，势必存在侵犯商标权的极大风险，卷入假冒他人商标生产商品的侵权行为中。如果委托方的行为构成侵权，那么贴牌加工的企业是要承担连带赔偿责任的。

（3）国外企业仅在其本国享有注册商标专用权，并未在中国申请注册该商标，而国内其他企业或个人在中国已经注册该商标。此时国外企业若委托国内企业定牌加工，也会涉及商标侵权问题。这是典型的“定牌加工”行为。

（4）国外企业既未在出口的目的国取得注册商标专用权，也未在中国申请注册该商标。但在第三国已取得注册商标专用权。国外企业若委托国内企业定牌加工，在出口环节，被中国海关以涉嫌侵犯国内商标权为由查扣，此时这种定牌加工行为是否属于商标侵权行为，这是本案关注的关键。

三、法院对“定牌加工”的定性

从2014年至2018年这几年间，包括最高人民法院在内的各地法院对于涉及到“定牌加工”商标侵权的定性基本观点已趋同。

关于海关日常的查扣过程中，发生商标侵权行为的起因基本相似：在来料加工和来样加工等国际贸易中，中国境外的商标权人委托内地企业在产品上使用其在境外合法拥有的商标（俗称“贴牌生产”），合同约定贴牌产品不在中国境内销售，而仅仅用于出口。但是，相应商标的中国注册人认为，此种行为侵犯了其依照中国法律所享有的注册商标专用权。按理说，对于这些案情基本相同的案件，各地人民法院应做出理由和结果大体一致的判决。但遗憾的是，近些年来各级地方人民法院对定牌加工商标侵权认定案件莫衷一是，分歧甚大。而法学理论界对此也争论不休。

但从2015年最高人民法院关于亚伦公司加工贴有“PRETUL”挂锁的商标侵权案最终认定来看，最高院的观点很明显：亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

最高人民法院认为，商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

无独有偶，此案一经裁判出来后，江苏省高级人民法院审理的上海柴油机公司诉江苏常佳金峰公司侵害商标专用权一案中裁判书认定：常佳金峰公司与印尼PT ADI公司签订委托书，PT ADI公司以“DONG FENG（东风）”商标持有人的身份委托常佳公司以该商标生产柴油机及组件，出口至印尼销售。上海柴油机公司1962年注册“东方”商标。该商标经长期使用具有较高知名度，于2000年被认定为驰名商标。上海柴油机公司以侵犯商标权为由将常佳金峰公司诉至法院。一审法院认为，常佳金峰公司生产制造的柴油机不在我国境内市场流通，不构成商标法意义上的商标使用行为。二审法院认为，虽然常佳金峰公司的行为属于定牌加工，但其明知“东风”为驰名商标，PT ADI公司存在抢注行为，却仍受托生产，未尽到合理注意与避让义务，侵犯了上海柴油机公司的商标权。该案于同年被列入《2015年中国十大最具研究价值知识产权裁判案例》。

然而，本案一经判决，引起司法界和学术界巨大争论，并且该案与最高人民法院裁判的亚伦公司加工贴有“PRETUL”挂锁的商标侵权再审案同时入选《2015年中国十大最具研究价值知识产权裁判案例》。但两案的裁判基本观点相左。一时让司法界有点无所适从。最最终该案也被最高人民法院提审，同时于2017年12月28日裁决文书进行改判，撤销江苏省高级人民法院上述判决。

从两次的最高人民法院再审案件中，两次就“定牌加工”侵权认定作出判决，说明最高人民法院对于该案件性质的重视。也说明最高人民法院对于该案定性的基本观点很明确：不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。

四、如何认定典型的“定牌加工”行为

如何认定典型的“定牌加工”行为，从而减少在海关查验过程时被查扣，加快通关率具有重大意义。同时，在日常司法实践中，也需要对不同情形予以区分，以保护真“定牌加工”的贸易，打击假“定牌加工”的商标侵权行为。

在我国法制进程中，知识产权无疑是最典型的“制度舶来品”，在中国历史上既无制度传承，亦缺文化土壤。关于“定牌加工”的内容和形式也是“舶来品”。自从改革开放以来，各国间国际贸易活动日渐增多，涉及到知识产权方面的事务也越来越多。而国际贸易经济纠纷里很大一部分是因为侵犯国内商标专用权纠纷。

但我国作为世界贸易组织成员，必定要与国际接轨，无选择余地。因此，我国知识产权主要凭借政府力量和知识精英的思想先导进行推动。由于属于“被迫性移植”，从政府到企业对该项制度的建立均准备不足、经验不足、消化能力欠缺，加上缺乏必要的过渡期，两种文化的碰撞和摩擦，使之在“本土化”进程的阵痛中乱象环生层出不穷，表现出明显的“水土不服”。最高人民法院两次再审案件中，态度明确，观点一致，有利于各地的海关在日常执法过程中做到“有法可依”。同时，对于假“定牌加工”的行为，就要严厉进行查处。

笔者在2017年办理一起由福州海关查扣的假“定牌加工”的案件，这就需要分析是否符合最高人民法院关于“定牌加工”法律特征的认定。

基本案情：

2017年10月9日，福州海关向江苏苏美达机电有限公司（以下简称“苏美达公司”）发出《关于发现知识产权侵权嫌疑货物的通知》，福州海关告知：2017年9月30日，福安市神威电机有限公司（以下简称“神威公司”）向福州海关下属马尾海关申报出口80台“HENRY  TIGMAX”牌水泵、汽油动力装置等货物一批，运抵国尼日利亚。苏美达公司随后向福州市马尾区自贸区知识产权法庭提起侵害商标专用权诉讼。神威公司辩称：1、涉案货物上标注的“HENRY  TIGMAX”标识与苏美达公司“TIGMAX”不构成近似；2、该批货是由尼日利亚亨利公司定牌制造，其产品规格、标识、包装都是亨利公司指定要求的，并全部出口至尼日利亚，没有进入我国流通领域，并未发挥识别商品来源的功能，不属于我国商标法意义上的商标使用行为，仅属于物理贴附行为。本案经过两审法院审理，一致认为：神威公司无证据证明涉案产品及标识使用是接受进口商的定牌加工，进口商在该国已取得商标专用权。未经苏美达公司的许可，在同一商品上使用与其注册商标近似的商标，且容易导致混淆，已构成侵犯苏美达公司商标专用权。

从上述案例来看，神威公司对涉案的出口货物辩解成是“定牌加工”货物，由尼日利亚客户亨利公司指示贴牌，并在庭上提供一份所谓的《贴牌加工协议书》。然而，神威公司无法提供亨利公司在尼日利亚的“HENRY  TIGMAX”的商标注册证，并且亨利公司也没有提供商业登记证，所以《贴牌加工协议书》真实性无法确认。另外一方面，苏美达公司却提供了在尼日利亚的《TIGMAX商标注册证》。所以，神威公司所辩称的“贴牌加工”行为并不是法律规制的“定牌加工”行为，不符合最高人民法院对这种行为定性的法律特征，实际上是一种典型商标侵权行为。针对这种行为，作为国家的执法机关、司法机关要坚决站在保护国内商标权人角度出发，予以重判、重罚这种假借“定牌加工”之名，侵“国内商标”之实的侵权行为。

五、结论

在日常国际贸易中，大量出现大量各色各样的贴牌加工行为。从形式上，加工方有国外客户（进口商）的《贴牌加工协议书》、有贴附的商标标识、产品出口至国外客户所在国，这似乎符合“定牌加工”形式要件。然而，这里恰恰少了一个最为关键的要件，就是国外客户（进口商）必须具备合法的商标所有权。国内大量的加工方为了短暂的经济利益，国外客户仅提供国外客户《贴牌加工协议书》，就开始为国外客户进行生产、加工。未尽到合理审查注意义务，完全不去理会所生产的产品贴的“牌”是否侵犯国内商标权，国外客户（进口商）是否具有所在国合法商标权。往往导致在出口环节上，所贴牌加工的货物被当地海关以涉嫌侵犯国内商标权予以扣押，同时面临国内商标权利人提起民事赔偿诉讼纠纷。本来可以在前期贸易磋商阶段就可以避免的侵权行为，非要等到在出现商标侵权纠纷后才后悔莫及。

所以，本文从最高人民法院的两个案例，以及笔者亲自办理的一件“定牌加工”案例的裁判者的思路和观点中，希望从中得到一点启示，以帮助广大的加工企业在承揽出口加工业务时，尽量避免潜在的法律风险。同时作为国家的执法机关、司法机关在审理这样的案件时，也要重点核实是否为真正的“定牌加工”行为，对于一些假借“定牌加工行为”之名，行“商标侵权”之实，要适当遵循 “从严”的原则，真正保护国内商标权利人的合法权益。

参考文献：

1、浙江省高级人民法院课题组：《贴牌生产中商标侵权问题研究》（J）法律适用,2008年版

2、沈志先：《知识产权审判精要》法律出版社2010年版，第228页。

3、秦榕：《定牌加工商标侵权问题分析》《中国论文网》2015年第2期。

4、中国最高人民法院：《人民法院报》《2015年中国法院50件典型知识产权案例》之七，2016年4月出版。

5、福州市中级人民法院：（2018）闽01民终2323号民事判决书，2018年。

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